浅谈欧洲专利局判断修改超范围的标准和应用刘小静

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摘要：针对申请文件的修改，欧洲专利局的判例表明申请人负有证明到排除合理疑问的高度的责任，而不是民法上常用的“盖然性平衡”高度的证明责任。由排除合理疑问的证明标准可见，欧洲专利局“直接地、确定地得到”标准的内涵是所属领域的技术人员达到确信由原始申请文件能够得到修改后的信息的心理状态，该标准不要求判断者排除所有的疑问，达到内心确信的程度即可。相比之下我国专利局的“直接地、毫无疑义地确定”和“唯一确定”的审查标准偏严，申请人很难达到使判断者“毫无疑义”的证明高度，而“唯一确定”的判断标准似乎抹煞了排除合理疑问证明标准表征的判断者达到确信的这样一种心理状态的核心内涵。

关键词：申请文件修改内涵证明标准排除合理疑问

《欧洲专利公约》(European Patent Convention)第123条第(2)款规定：欧洲专利申请的修改不得包含超出原始申请内容的主题。扩大上诉委员会在其第GI／03号决定中明确该条款的立法宗旨为平衡专利申请人、专利权人与其竞争对手、第三人之间的利益。该条款的潜在立法思想是不允许申请人通过添加未在原始申请中披露的主题的方式提高其地位，这会使申请人获取他在原始申请文件中没有适当披露的事物甚至是他在申请日还没有发明的事物的专利保护，从而获得不正当的益处，并可能会损害依靠原始申请公开内容的第三人的法律安全性。依据上述立法宗旨，欧洲专利局的《审查指南》规定适用第123(2)款时的基本原则是：如果在考虑了对于所属领域的技术人员而言隐含的信息后，申请内容的整体变化致使所属领域的技术人员得到了无法由原申请记载的信息“直接地、确定地得到(directly and unambiguously derivable)”的信息，则这种修改就应当视为引入了超出原始申请内容的主题。

欧洲专利局在审查实践中是如何应用“直接地、确定地得到”这一标准的?“直接地、确定地得到”的本质内涵是什么?本文拟通过分析欧洲上诉委员会涉及删除、替代技术特征和中位概括等不同修改方式的三个典型判例来探求上述问题的答案，并讨论欧洲专利局的判断标准对我国的借鉴意义。

欧洲判断标准的应用和内涵

上诉委员会的第T0070／99号决定表明了欧洲专利局是如何在个案中执行“直接地、确定地得到”这一标准的。该判例涉及一种流体细胞标本的分解装置。原始权利要求中记载了与争议的修改特征相关的最上位概念“细胞分解手段”(cell 1ysing means)，该领域的常识是细胞分解手段不仅包括分解细胞的机械方法，还包括例如热分解、超声分解、化学分解方法等。原始说明书附图8、9、10等示出几种分解细胞的具体机械结构，而修改后的权利要求中用的是中位概念“细胞分解结构”，即只包括分解细胞的机械方法。

上诉委员会认为：1.由于权利要求中有“细胞流过”、“与所述细胞分解结构接触”、“在那里(即分解结构处)分解细胞”、“所述细胞分解结构的下游”这样的限定，因此权利要求1中限定的“细胞分解结构”实际上限于和细胞接触，使细胞穿过其中并借助这种机械上的相互作用使细胞分解的机械结构，而不是包括所有的机械结构；2.涉案申请说明书第6页在说明细胞分解机械结构时使用了“例如”、“可以”等用语，这表明原始申请文件披露的内容不限于具体实施例，实施例只是非穷举式的例子，不能将利用相同分解原理(即需要细胞流过机械部件从而被分解)的其他实施例排除在发明之外。因此，上诉委员会认为所属领域的技术人员由原始申请文件会清楚、确定地得到下述信息，即在各种分解手段的较大范围内，细胞穿过其中而分解的机械手段是优选的子范围。实施例中给出的机械手段在数量和细节信息上都足以表明上述分解原理，并进一步支持申请人修改的上位概念“分解结构”。上诉委员会得出结论，修改后权利要求中的“分解结构”和其他特征一起具体限定了这些特定分解手段的工作原理，得到了原始申请文件的足够支持，符合123(2)款的规定。

由上诉委员会在该决定中的详细分析可以看到：1.其没有将修改的特征“细胞分解结构”解释成该特征字面覆盖的所有机械结构，相反，将该特征被放在权利要求限定的具体技术方案中解释成了较窄的含义。可见，要在修改内容所在技术方案的背景里确定修改内容的内涵，从申请文件的整体技术背景和语言环境中抽出孤立地解释修改内容、判断其是否超范围是不合理的。2.应当站在发明所属领域技术人员的角度来阅读、理解申请文件。所属领域技术人员熟知该领域的常识，这是阅读、理解申请文件的基础。通过理解原始申请文件，所属领域技术人员会依据其掌握的常识得到原始申请文件文字记录内容之外的一些信息。在本案中，由原始申请文件记录的多个带有具体机械结构的实施例，技术人员会得出本发明的分解原理，即细胞流过机械部件从而被分解。因此，在判断修改是否超范围时，不能仅仅从原始申请文件字面僵化地看其记载了什么信息。虽然所属领域的技术人员是一个假想的人，但是他应该会思维，而不是像机器人一样只能录入或者输出原始申请文件文字记录的信息。

从欧洲专利局《审查指南》规定的基本判断原则和上述决定中的论述可见，要依据本领域的常识来判断修改是否能被允许。在专利审批程序中，申请人经常主张其修改的内容是所述领域的公知常识，或者基于公知常识由原始申请文件可以得出修改后的内容。依据“直接地、确定地得到”的标准，这样的修改应该允许吗?欧洲专利局在下面的判例中确定的证明标准为此提供了进一步的指导。

第T383／88号案例涉及一种化合物的制备方法，该方法主要是将合适的a-酮酯和碳酸胍在二甲苯中的混合物整夜回流，然后通过过滤和提纯获取终产品。在原始申请文件中所有的例子都使用了相同的制备条件。该案中涉及的修改有两处：1.原始权利要求中的“碳酸盐”被修改成上位概念“盐”，并且申请人提交了一位专家证人的宣誓书和一本教科书，来证明所属领域的技术人员基于上述证据证明的公知常识会由原始申请文件中的“碳酸盐”得到“盐”。2.原始申请文件中的具体溶剂二甲苯被修改成上位概念“惰性溶剂”，并删除了与反应温度和时间相关的一些具体特征。

上诉委员会在决定的理由部分首先阐述了判断修改是否允许的标准，即如果针对修改所属领域的技术人员存在些许怀疑，认为可以将未经修改的文件解释得不同于修改后的文件，则这样的修改是不能允许的。民事诉讼程序中的一般证明标准，即“盖然性平衡(the balance of probability)”原则不适于作为判断修改是否超范围的标准，这是因为申请人经常主张所属领域的技术人员依据公知常识由原始申请文件能够直接地、确定地得到某个技术特征。但是，在实践中很难确定某一技术信息是不是其所属领域的公知常识。由于一方面很难确定信息的传播广度(即信息的公知

程度)，另一方面即使某一信息被其所属领域的技术人员普遍知晓，也很难确定其被认可接受的程度。所以，如果采用较低的证明标准，容易导致通过下述方式在未意识到的情况下滥用该标准，所述方式为：依据表面上证明了的公知常识而允许修改。上诉委员会认为更严格的证明标准，即等同于“排除合理疑问(beyondreasonable doubt，)”的标准才是适用于判断修改超范围的正确标准。

将排除合理疑问的标准应用到本案的具体修改上，上诉委员会认为，关于第1处修改，专家的资质过高，不是所属领域的普通技术人员，并且一个人出具的证言也不能证明公知常识。同时，教科书中给出的信息仅仅涉及争议的本发明中的化学物质的上位笼统概念，没有具体说明本案中涉及的化学反应。因此，申请人提交的证据不能证明所属领域的技术人员在阅读原始申请文件时会将碳酸盐概括为盐，申请人未能按照上述严格的证明标准履行其证明责任，故其要承担举证不能的不利后果，即第1处修改不能被允许。第2处修改当然应当适用和第1处一样的判断标准。不过，上诉委员会认为下述信息明显属于化学工作者的基本知识，即本发明中涉及的化学反应不取决于对特定溶剂的选择，只要是惰性溶剂就可以。同时，该化学反应也不取决于具体的反应温度和时间，只要发生理想的反应即可。因此，上诉委员会认为其掌握有足够的公知常识证明所属领域的技术人员由原始申请文件会立即明白(immediately understand)：二甲苯溶剂和与反应温度、时间相关的具体特征仅仅是更笼统更上位化的反应条件的典型例子，其对于制备本发明的化合物不是必须的。因此，对于此处修改无需当事人举证，上诉委员会即认定该修改应当允许。

该判例在欧洲具有里程碑式的意义。虽然时隔二十几年，至今欧洲专利局的《Case Law》在论及修改的证明标准时引述的仍然是该判例中的上述内容。并且，此后上诉委员会的大量判决都援引了该判例中建立的“排除合理疑问”标准。该案例确立了判断修改适用排除合理疑问的标准。笔者认为采用排除合理疑问的证明要求，而非“盖然性平衡”的标准，是合理的。一方面，专利权是一种对世权(也叫绝对权)，其垄断效力可以对抗公众，不同于一般的民事权利，而对申请文件的修改对专利权的大小甚至有无都有非常大的影响；另一方面，申请人对申请涉及的技术方案和申请文件都应该非常熟悉，达到排除合理疑问这种较高的证明标准对其来说也是容易实现的。

“盖然性平衡”标准和“排除合理怀疑标准”具有显著的不同。前者是指“是”比“不是”的可能性大，“民法上通常采用“盖然性平衡”证明标准。例如申请人将原始申请文件中记载的上位概念“焊接”修改成下位概念“钎焊”并证明了钎焊是所属领域中最常用的焊接方式。由于申请人证明了钎焊是最常用的焊接方式，所以焊接是钎焊的可能性比较大，因此，如果依据“盖然性平衡”标准，该修改就应当允许。

对于“排除合理怀疑”标准，《布莱克法律辞典》的解释是“完全相信”，即理性人确信事物的存在或者事物真实性的心理状态。同时，西方法律界的共识是排除合理疑问不要求达到绝对确信的程度，不要求排除所有可能的怀疑，但是存疑的程度仅仅达到不会影响理性人相信某事物的真实性。可见排除合理疑问是使判断者达到确信的心理状态。就可被接受的修改而言，应是指所属领域的技术人员心里确信由原始申请文件能够得到修改后的信息，不要求修改前、后的信息完全等同。如果所属领域的技术人员在阅读、理解原始申请文件时，基于其头脑中的常识会毫不犹豫地得出修改后的信息，则这就满足了排除合理疑问的标准。就上面“焊接”的例子而言，由于本领域的技术人员知晓焊接还可能是锡焊等其他方式，所以这里的修改不满足排除合理疑问的证明标准。笔者认为该标准正是欧洲《审查指南》规定的“直接地、确定地得到”标准的核心内涵。

此外，该判例还论述了举证责任的问题。如果申请人主张依据公知常识能够由原始申请文件得到修改后的信息，则申请人负有证明该主张成立的责任。如果申请人不能履行上述证明责任，则要承担不利后果，即修改不能被允许。当然，如果审查员已经确定某一信息是所属领域的常识，则无需再要求申请人举证。对于本案中第2处修改，这里需要说明的是，本文限于篇幅限制没有说明涉案发明的具体技术方案和所属领域的相关常识，这里修改被允许是有特定条件的，修改的信息必须是所属领域的技术人员依据公知常识能由原始申请文件得到的。从上诉委员会关于这一点的论述也可见所属领域的技术人员应当是有理解力、能思维的，仅将修改的内容和与之相关的原始申请文件中的部分作文字上比对的判断方法是不适当的。

上诉委员会第T299／99号判例很好的诠释了“合理疑问”的内涵和如何在具体的案子中适用排除合理疑问的标准。该判例涉及一种密封垫，涉及的修改为权利要求1中引入了特征“第一中间层6的硬度值为90～120HV，第二中间层的硬度值为130～200HV”。原始的说明书给出了密封垫的两个实施例，分别对应附图2和3。在原始说明书第2栏53～55行有记载“在第一实施例中，第二中间层8具有130～200HV的硬度和0.6mm的厚度”。说明书第一实施例中说明：在第一实施例中，第二中间层8具有130～200HV的硬度和0.6mm的厚度。第一中间层8具有90～120HV的硬度和0.6mm的厚度。在空边缘部7附近形成有高0,1mm的阶梯。接着说明书对第二实施例进行了说明“在第二实施例中，第二中间层8具有0.1mm的厚度。在内弯边缘部1l和中间层8的主体部分之间设有软层13，软层13包括软金属、石墨层、树脂或者类似材质，其厚度为0.1mm。第一中间层的厚度为0.7mm，其阶梯9高0.1ram。中间层6、8按照和第一实施例相同的方式装配。”

请求人主张：1.原始说明书中的记载为“在第一实施例中，第二中间层8具有130～200HV的硬度和0.6mm的厚度”，可见在原始申请文件中权利要求1中限定的硬度只用于具有特定厚度的中间层；2.权利要求1中加入的上述硬度范围在原始申请文件中只适用于第一实施例的密封垫，第二实施例中没有说明第一中间层和第二中间层的硬度在权利要求1中限定的上述范围内。针对请求人的第2项主张，专利申请人认为，专利申请文件的撰写者会对第一实施例进行全面详细的说明，但是对接下来的实施例只会对不同于在前实施例的特征进行说明。因此，其认为第二实施例说明了第二中间层和第一中间层具有不同于第一实施例中的厚度，而没有具体说明第一、第二中间层的硬度范围，所以所属领域的技术人员会认定在第二实施例中第一、第二中间层的厚度和第一实施例中的相同。

上诉委员会在决定中驳斥了请求人的第1项主张，理由为：原始说明书只是在同一个句子中说明了第二中间层的硬度和厚度，这里硬度和厚度被放在一起只

是为了使语言优美，而不是由于技术上的原因。修改后权利要求的特征的组合足以解决本发明要解决的技术问题。原始的权利要求4中只是限定了第二中间层的硬度，而未提及厚度，这一事实也印证了硬度和厚度被放在一起不是出于技术上的考虑。

同时，上诉委员会支持了请求人的第2项主张，驳斥了专利申请人的意见，其理由为：1.专利申请人的推理看起来比较合乎逻辑，但是说明书中的一些段落不完全支持该逻辑推理，尽管第一实施例中已经给出了阶梯的高度，但第二实施例中又给出了相同的阶梯高度，并且，第二实施例中还说明了“中间层6、8按照和第一实施例相同的方式装配”，如果专利申请人的推理是正确的，那么这样的说明是没有必要的；2.由于第二实施例中多了软层13，因此，第二实施例中第二中间层8和软层13的组合性能应当不同于第一实施例中第二中间层8的性能，因此，上诉委员会不能确信(not convinced)所属领域的技术人员会认定在第一和第二实施例中第二中间层的硬度范围是相同的，在依据123(2)判断修改是否允许时，使用的标准不是“盖然性平衡”，而是更加严格的“排除合理疑问”标准。基于以上原因，上诉委员会怀疑原始申请文件明确用于第一实施例的上述硬度范围能否用于第二实施例，因此，这样的修改是不允许的。

对我国的借鉴意义

《中华人民共和国专利法》第33条规定：“申请人可以对申请文件进行修改，但修改不得超出原权利要求书和说明书记载的范围。”关于该法条中的“原权利要求书和说明书记载的范围”，我国《审查指南》规定包括原始申请文件文字记载的内容，和所属技术领域的技术人员可由原始申请文件直接地、毫无疑义地确定的技术内容。对于这里的重要概念“直接地、毫无疑义地确定”，国家知识产权局专利局近几年趋向于将其等同于“唯一确定”，即修改后的内容必须能唯一地从原始申请文件中确定，否则修改就是超范围的。在审查实践中，审查员倾向于将修改的内容和原始申请文件中与之相关的部分作文字上的比对，原始申请文件文字没有记载的内容基本上就被认定为是无法由其直接、毫无疑义地确定的。上述判断修改的标准和方法使得把原始公开的下位概念上位化、删除原始申请中出现的所有技术方案中都包括的技术特征等修改方式大多都被认定为是超范围的。不少专利申请人和人认为这些审查标准和方法过于严格，导致提出申请后基本上只能对申请文件做文字上的调整，修改根本不能涉及实体信息的变更，这对原始申请文件的撰写质量要求过于苛刻，不利于保护申请人的合理利益，鼓励发明创造。

从欧洲专利局“直接地、确定地得出”的标准来审视我国的上述判断标准可见，我国判断超范围的标准值得商榷。“直接地、毫无疑义地确定”的标准似乎偏严，实际上申请人很难达到使判断者“毫无疑义”这样的证明高度。欧洲专利局排除合理疑问的标准则不要求排除所有的疑问，而只要求所属领域的技术人员达到内心确信的程度，确信由原始申请文件能够得到修改后的信息即可。“唯一确定”的判断标准似乎抹煞了“排除合理疑问”证明标准的核心内涵，即判断者达到的一种心理状态。“唯一确定”的标准更类似于一种数学上的抽象的推导过程，而不能反应所属领域的技术人员在阅读、理解申请文件的真实思维过程。或许就是这样的标准导致审查员往往只能采取将修改的内容和原始申请文件中与之相关的部分作文字上的比对的僵硬做法。同时，由欧洲专利局对“直接地、确定地得出”标准的具体应用判例可见，在判断具体的修改是否能允许时，还需要在上下文中解释修改的内容，不能脱离发明的技术方案整体和申请文件特定的整体语境孤立地看待修改。同时，针对修改申请人负有举证责任，如果申请人主张依据公知常识能够由原始申请文件得到修改后的信息，则申请人应当举证，如果其不能履行该举证，则要承担不利后果，即修改不能被允许。(作者刘小静系国家知识产权局专利复审委员会审查员；黄非系国家知识产权局专利局光电发明审查部光学处处长)