由最高院“糖基化”案论能够实现的判断标准
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“能够实现”的判断标准对于专利确权过程中“充分公开”和“权利要求的支持”的判断十分关键，勿庸置疑，具有可操作性的判断标准对于判断的客观性和一致性具有十分重要的意义。尽管对于判断标准的研究一直在开展，但是，我国现行《专利审查指南》既未以概念的方式给出“能够实现”的判断标准，也未提供完备的判断方法和思路，对此，本文拟结合我国专利实践在欧美经验的基础上提出对《专利审查指南》的修改建议。
专利复审委员会第9525号无效宣告请求审查决定（下称第9525号决定）涉及发明名称为“立体选择性糖基化方法”的发明专利，其中涉及有关能够实现判断标准的理解与适用，在此简单介绍如下。
争议专利为第93109045.8号名称为“立体选择性糖基化方法”的发明专利，其权利要求1涉及制备β异头物富集的核苷的立体选择性方法，但所概括的立体选择性方法的各因素，“离去基团种类、核碱种类、核碱当量、反应温度、溶剂等”均十分宽泛，而且相互影响相互制约，尤其是在核碱过量程度和原料糖α异头物富集程度比较低的情况下，存在过多无法预见产物β异头物是否富集的技术方案，导致所属领域技术人员需要进行大量的反复实验或者过度劳动才能从各种反应条件，尤其是糖中α异头物的富集程度、溶剂、温度和核碱的当量比的各种排列组合中筛选出能够实现权利要求1所要保护的技术方案。故权利要求1的这种宽泛的概括其实将会损害公众利益，与《专利法》的立法宗旨相违背。因此，为了兼顾专利权人和社会公众的利益，这种概括不应被允许。
北京市第一中级人民法院判决撤销了第9525号决定，该判决认为，评价权利要求书是否得到说明书支持应当以“权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围”作为标准。而专利复审委员会引入“如果所属技术领域的技术人员根据说明书的教导并考虑本领域普通技术知识，仍然需要进行大量的反复实验或者过度劳动才能确定权利要求概括的除实施例以外的技术方案能否实现”作为标准评判，其评判的出发点不符合专利法第26条第4款的规定。简而言之，一审法院认为第9525号决定采用了与《专利审查指南》的规定不同的另一套审查标准。
对此，专利复审委员会对其判断标准作了如下解释：
《专利法》第26条4款要求权利要求的方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书公开的内容得到或概括得出的方案。《专利审查指南》规定：“如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途，则应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有的等同替代或明显变型的方式”。“当说明书中给出的信息不充分，所属技术领域的技术人员用常规的实验或者分析方式不足以把说明书记载的内容扩展到权利要求所述的保护范围时，审查员应当要求申请人作出解释，说明所属技术领域的技术人员在说明书给出信息的基础上，能够容易地将发明扩展到权利要求的保护范围，否则，应当要求申请人限制权利要求”。
上述规定已经指明，权利要求允许概括的范围是本领域技术人员能够“合理预测”或者用“常规实验或者分析方式”“足以扩展到”或者“容易扩展到”的范围，“合理预测”的范围应当理解为本领域技术人员根据说明书的记载，结合其所具有的普通技术知识，能够预见权利要求保护范围内的技术方案都能够实现。这种“常规实验或者分析方式”能够扩展到的范围应当理解为本领域技术人员根据说明书公开的实施方案，通过简单的“常规实验”或者“逻辑分析推理”即可实现的权利要求技术方案。相反，超出此种“合理预测”或“常规实验或者分析方式”能够扩展的范围就是需要大量反复实验或过度劳动才能实现的技术方案，也就是说，第9525号决定的“大量反复实验”或“过度劳动”是相对于指南规定的“常规实验”而言的，是对不能“合理预测”的情形的细化解释。
在此情况下，由于申请人或专利权人并没有真正完成这些发明，其效果难以预先合理判断，给予其专利权保护反妨害了社会公众的利益，故不应认为权利要求得到说明书的支持。因此，专利复审委员会采用的判断方式符合专利法第26条第4款的规定。
在二审中，北京市高级人民法院判决撤销了一审判决，对专利复审委员会就上述判断标准的解释予以认可。
二、我国现状的分析
由上述判例可以看出，9525号决定采用的具体判断标准如下：权利要求要求保护的技术方案通常由说明书的一个或多个实施方式或实施例概括而成。如果所属技术领域的技术人员根据说明书的教导并考虑本领域普通技术知识，仍然需要进行大量的反复实验或者过度劳动才能确定权利要求概括的除实施例以外的技术方案能否实现，那么权利要求的概括超出了说明书公开的范围，不能得到说明书的支持。
然而，上述判断标准与我国《专利审查指南》的有关规定是否一致？
《专利法》第26条第3款和第4款规定如下：
“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。
权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。 ”
我国历来颁布的专利《专利审查指南》均将说明书满足“充分公开”的要求与符合中国专利法第26条第3款的规定等同起来，而将“权利要求的支持”问题归结为其第4款，其中，对于二者的判断结论起到重要作用的一个概念就是“能够实现”的判断标准，而我国仅规定 “所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。”其中，并未给出一个概念化的判断标准，而对于如何去判断说明书公开的内容就能够满足“能够实现”的要求则缺乏相应的解释和判断思路。
作为替代，现阶段指导操作的主要是《专利审查指南》中规定的5种典型情形。尽管上述规定的5种典型情形作为现阶段指导操作，并且《专利审查指南》以及有关创造性中非显而易见性的判断标准处也给出了一些与之相关的规定，但对于在实际案例中如何判断发明所公开的内容是否能够实现并没有给出判断规则，仅仅列出五种情况作为能够实现的反例。虽然列出的这些情形均属于不能实现的情况，但是，审查实践中缺乏的是完整的判断思路，而反例难以涵盖复杂的实际情况中的各种可能性，所以，《专利审查指南》应以正面方式对于能够实现的判断标准予以定义。
与“能够实现”的标准一致的是，在将《专利审查指南》所规定的“权利要求的技术方案应当是本领域技术人员能够从说明书充分公开的内容概括得出的技术方案”的审查原则适用于具体案情时，需要确立“本领域技术人员概括得出”的检验标准，公开透明地阐述其推理思路，否则在判断权利要求是否得到说明书支持时同样可能变得主观和随意，同时不利于提高当事人对于案件结果的预判能力。
综上，我国《专利审查指南》并未从正面给出能够实现以及权利要求支持的判断标准，并辅之以判断思路和考虑因素。相反，欧美在多年的专利实践基础上所打造的一些概念和权威解释可以为我国的立法提供一些可鉴之处。
三、欧洲模式
欧洲曾采纳“创造性技能（Inventive Skill）”和“过度劳动（Undue Effort 或Undue Burden，有时译作过度努力或过度负担）”作为“能够实现”的评价标准。根据其专利《专利审查指南》对公约第83条的解释：满足公约第83及其细则第R27.1（e）条规定的欧洲专利申请，不仅要详细描述至少一种实施发明的方式，而且应当包含足够的信息以使所属领域的技术人员在请求保护的整个范围内实施发明，而无需付出过度劳动和创造性技能。
进一步的解释是，“说明书必须给出至少一种发明实施方式的详细描述。由于专利申请的受众是所属领域的技术人员，故既不需要也不希望详细描述那些公知的辅助特征，但是，说明书必须以明显使所属领域技术人员能将发明付诸实践的充分详细程度公开任何对实施发明至关重要的特征。在后一情形下，申请中除实施例外还必须包含充分的信息使得所属领域技术人员利用公知常识就能够在要求保护的整个范围完成发明，而不会带来过度的劳动和要求使用创造性技能。”这里是以所属领域技术人员是否需要付出“过度劳动”和使用“创造性技能”来判断说明书公开的技术信息对于其受众是否足够。
但是，其专利《专利审查指南》和Case Law中并没有直接给出上述两个概念的定义，而是通过一系列的判例去帮助我们理解这两个概念以及由其代表的判断标准。例如。例如，Redox Catalyst/Air Products案，和Human t-PA/Genentech 案以及Polymer Powders/Allied Colloids Limited案。
相对于创造性技能，更多的实践使得过度劳动概念的内涵更为清晰。对于过度劳动的判断不能脱离所属技术领域的特点，是否属于过度劳动应综合考虑所属技术领域当时的平均劳动量、所属领域技术人员的普通技术知识水平和申请文件提供的信息。如果申请文件给出了确切的解决技术问题的技术手段或本领域的技术人员根据其普通技术知识能够获知相应的技术手段，那么即使实施发明需要较长时间和较高的劳动量，也不构成过度劳动。
四、美国模式
美国创造了“过度实验”标准。“能够实现”的判断不在于是否需要实验，而在于如果需要实验的话，这种实验是否过度。在Mineral Separation v.Hyde（242 U.S. 261， 270 （1916））案中，美国最高法院抛出了说明书是否满足能实现要求的判断标准，即“实施发明所需的实验是否过度或不合理？该标准始终是唯一适用的。”联邦巡回上诉法院进一步指出，说明书必须教导所属领域技术人员如何在无需过度实验的前提下制造和使用发明请求保护的全部范围。
为了清楚理解“过度实验”这一概念，美国法院通过一系列判例对其作进一步解释。例如，在判断为了制造和使用发明是否需要过度实验时，所属领域技术人员需要完成的实验的数量仅是其中一个因素。如果所属领域技术人员能够得到足够的指导，即使实验的时间被延长也可能并不过度。如果实验量是常规的或者说明书就实验的方向提供了合理的教导的话，实验量即使相当大也是允许的，所以，对于过度实验的考察并不仅仅是从实验的数量上。在判断中，时间和费用应被考虑在内，但并非决定性因素。实验的复杂并不必然导致其过度，如果所属领域通常进行这样的实验的话。
最重要的进展体现在Wands案对“过度实验”给出的诠释，从而使得该标准在实践中能够更加容易被把握。法院认为，在决定发明人对其发明的公开是否满足能够实现的要求以及所需要的实验是否是过度的时候，必须考虑许多因素，这些因素又被称作Wands 因素。
Wands因素“包括，而不仅限于：
（A） 权利要求的宽度
（B） 发明的本质
（C） 现有技术的状况
（D） 本领域普通技术人员的水平
（E） 所属领域的可预测水平
（F） 发明人提供的教导的数量
（G） 实施例的存在
（H） 根据公开的内容制造或使用发明所需要进行的试验的数量。
如果仅仅分析上述某个（些）因素而忽略其它一个（些）因素，这样得出的申请所公开内容不能实现的结论是不正确的。”
综上所述，美国对于“能够实现”采用“过度实验”标准，并且，强调该标准的考察不能仅考虑单方面的要素，而必须对以Wands因素为代表的各方面要素进行综合考虑。其中，尽管实验的数量、难易程度、复杂程度、时间和费用等均可被考虑在内，但均不必然导致实验是过度的；如果实验是所属领域常规的或者所属领域技术人员能够得到试验方向的教导，则即便实验的量大、难度高、复杂、费时以及成本高昂可能依然满足能够实现的要求。特别是，所属领域的可预测水平的不同，决定了对于实验的要求的不同，可预测水平越高的领域，在能够实现判断中对于实验的依赖性将越低。如果发明属于结果可预测的技术，例如机械技术而非化学技术，可能通过公开（任何）单一实施方案就可以使宽泛的权利要求能够实现；“在涉及不能预测因素，例如多数的与化学反应和生理活性有关的案子，往往需要公开更多的内容（涉及机械和电原理的与化学反应和生理活性的是不同的）”。
五、分析与评价
从上述罗列的多种判断标准来看，总体思想是一致的，考虑的因素也大体类似。欧洲模式的优点在于以概念的形式同时体现实施发明在智力和体力（劳动量）这两方面的付出或需要，具体而言，既考虑到为达到能够实现的目的需要所属领域技术人员付出多少工作量及实验，也考虑到需要的智力水准；而对智力的要求是个容易被忽视的因素，有时找准实验方向是实现发明的关键和难点，一旦方向正确，则工作量上的负担并不大。美国模式的亮点在于其法院对于“过度实验”概念的完整诠释，该诠释不论在内容上还是形式上都是值得推荐的；并且，Wands因素也同时兼顾到上述两方面因素，但单就“过度实验”概念本身还是难以避免顾名思义而生的误解，料想这也就是美国法院在众多判例中反复澄清的原因。
由于欧美打造的概念本身其实也都是晦涩难懂的，只是经众多判例的反复诠释才逐渐清晰，从而能够为处理相关问题提供较为完整的判断思路。因此，笔者并不建议我国打造新的概念或者将欧美的概念移植过来，这也许反产生抄袭感或出现前述案例中一审法院的歧义，但是，我国《专利审查指南》适时应将随着各国专利实践而逐渐清晰的判断思路固化下来以利于指导和规范审查实践。
六、建议
根据上述分析，笔者建议将专利《专利审查指南》第二部分第二章第2.1.3节“能够实现”的定义修改为：“所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员依据说明书记载的内容，通过常规实验或者合乎逻辑的分析、推理就能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果” 。并且，将其中“所述常规实验”定义为：“是指实验的数量和复杂程度是所属领域通常进行的，并随所属领域的可预测水平和由发明及其现有技术对实验方向提供的教导而变化”。此外，对该标准同样适用于对权利要求支持的判断予以明确。
修改后的定义传达出对于能够实现以及权利要求支持判断的这样的思路：在判断过程中，要针对权利要求要求保护的发明，综合考察说明书所提供的具体实施方式（实施例）和一般性教导、所属领域的可预测水平、所属领域技术人员掌握的说明书以外的其他技术资源给予的启示，以及为实施该发明所属领域技术人员需要在劳动和智力上的付出。