如何规避美国电子产品专利侵权赔偿风险

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技术密集型电子产品，比如智能手机，通常含有许多零部件和软件。当这些产品出口到美国后，整个产业链上的企业都面临着海外专利侵权诉讼的风险。如果应对不当，这些风险往往会吞噬出口企业的所有出口销售收入。相反，通过熟悉出口市场当前的专利法规，积极合理应对侵权诉讼，在产品研发阶段充分考虑侵权风险，出口企业可以有效增强自身的抗风险能力。

处于产业链下游的企业，离终端市场更近。因为终端产品的价值较高且多为利润集中点，专利权人往往会将下游企业列为被告，希望能得到较高的赔偿金额。处于产业链上游的企业，比如芯片企业，即使很少直接销售或出口产品至美国，但因为其手握侵权证据，也经常被牵扯到专利诉讼案件中，成为直接被告或下游客户求偿的对象。

一旦产品被判侵权，确定赔偿金额就成为争议焦点。普华永道2015年的专利诉讼调查报告（下称“报告”）显示，通讯电子类案件的赔偿金额中位数高达2000万美元。发明专利侵权赔偿通常有两种形式：一种是损失的利润，另一种是专利许可费。原告得到的赔偿可以是其中一种形式，也可以是两种形式的混合。

专利侵权赔偿的计算方法

损失的利润

损失的利润是侵权对专利权人造成的利润损失，而非被告从侵权行为中获取的利润。所以，被告无法以从侵权中获利微薄为由逃避赔偿。损失的利润通常可以通过对原告造成的销售损失、价格侵蚀，甚至两者合并来计算。销售损失是原告从本可销售的产品中获得的利润，而这些产品因为被告的侵权行为无法实现销售。价格侵蚀是侵权行为使被告因成本降低而可用低价销售，从而造成原告的产品售价下降而造成的利润损失。

被告的侵权行为和损失的利润必须存在因果关系。所以，要想获赔损失利润，原告首先必须拥有生产或销售相关专利产品的能力。但是，美国联邦巡回上诉法院在1995年的King Instruments Corp. v. Perego一案中指出，原告的产品并不需要实际使用其主张的专利。再者，原被告的产品必须存在竞争关系。可是市场上往往并不仅有原告和被告两个竞争者，购买被告产品的消费者未必会购买原告的产品，这时原告需要证明自己产品的市场份额以证明与之相应的利润损失。此外，被告常常会指出日益专门化的销售渠道和多样化的消费者群体使得原被告产品的购买者没有交集。以智能手机为例，偏爱苹果产品的消费者可能不会购买安卓手机，这些都给原告证明因果关系造成很大困难。

因为利润损失肯定比专利许可费高，原告会首选利润损失作为赔偿的计算方法。对于难以证明因果关系的部分，原告会同时诉诸专利许可费。报告显示，专利许可费使用的频率超过损失利润的2.5倍。这一方面是由于证明利润损失的因果关系比较困难，另一方面是由于不事生产的专利非实施实体无法索求利润损失。

专利许可费

专利许可费是赔偿基数与费率相乘的结果。赔偿基数是侵权产品的销售总额。费率是在一个假想的专利许可谈判过程中原告和被告协商后同意的许可费率。

确定费率的假想许可谈判发生在侵权行为开始时，而影响到假想的谈判结果的因素林林总总。目前常用的是Georgia Pacific一案的判决中总结的15条因素。并非所有Georgia Pacific因素都适用于每一个特定案件，但它们对判定合理的费率具有指导作用。例如，根据Georgia Pacific，原告一般要列举现实的专利许可合同证明什么是合理费率。可是，在高科技领域，特别是手机行业，实际的专利许可合同通常是以专利组合的形式按终端设备（比如手机）设定提成比率的。所以，原告不容易找到现实的合同证明和涉诉专利相匹配的费率。

当不存在可供参考的现实合同时，人们一度认为可以使用“25%经验法则”计算专利许可费，即被告保留其产品销售利润的75%，而将剩余的25%作为许可费交付原告。但是，在2011年的Uniloc USA v. Microsoft Corp.一案中，联邦巡回上诉法院指出这个25%的假定是没有道理的，原告必须利用具体的证据指出适用于原告和被告的费率。

“最小可售专利使用单元”

不管是通过利润损失还是合理许可费计算赔偿，以什么产品作为基数是一个关键点。原告自然倾向使用价值高的产品，譬如终端产品。被告则会竭力证明侵权的只是其中一个部件，因而损失应该根据这个部件计算。

在这个问题上，法院一般遵循“最小可售专利使用单元”原则计算合理许可费，即当涉诉产品含有多个部件时，除非原告能够证明对产品整体的需求可以归结于涉诉专利，否则原告不可以依靠产品整体的价值，而必须采用使用该专利的最小可售单元。

尽管如此，原告有时会以芯片和软件无法单独销售或无法单独使用涉诉专利技术为由要求将整个终端产品作为赔偿基数。2014年VirnetX v. Cisco Systems一案的判决反驳了这种论调。VirnetX提出苹果公司的iPhone、 iPod 和iPad应该算作最小可售单元，但是承认只有FaceTime和VPN On Demand这两款应用使用了其专利。VirnetX援引拆分软件的困难，提出安装iOS操作系统的终端价值应该作为赔偿基数。联邦巡回上诉法院指出：当产品包含多个部分并且不是每个部分都侵权时，原告必须区分指出哪一部分和专利相关。

当然，VirnetX并没有明确给出如何区分与涉诉专利相关的价值。具体的计算方法还有待地区法院在案例中加以诠释。可以预见如果主张的专利只是一个多功能软件中的某项功能，或是一个芯片中的某个固件，原告证明与该功能或固件对应的价值是多少无疑难度很高，并且需要大量的经验性数据（比如市场调查和消费者问卷）。

VirnetX提高了原告索求专利许可费的门槛，这对电子集成产品链中的大部分企业都是一个利好消息。原告在赔偿基数和费率上发挥的空间被压缩了，因而获得高额专利许可费的可能性降低了，非实施实体以外的原告可能因此更多地索求利润损失。

如何化解专利侵权赔偿风险

利用合同规避风险

当产品高度集成时，下游企业有时很难分析其面临的专利侵权风险。但是，下游企业可以使用合同等法律工具规避这类风险。例如，下游企业可以要求上游企业提供保证书，签订补偿担保协议，取得相关专利许可等。如果下游企业的市场话语权比较大，上游企业往往会接受这些要求。

保证书需要说明上游企业保证其供应下游企业的产品未侵犯任何第三方的专利权。补偿担保协议规定当下游企业因上游企业的产品遭到侵权指控时，上游企业必须负担部分或全部的诉讼和赔偿费用。在要求上游企业取得专利许可方面，下游企业需要清楚不同类型的专利许可对下游企业的影响是不一样的。有些许可未必自动允许下游企业使用销售该许可涵盖的零部件或软件。例如，上游企业和专利所有人之间的“不”条款往往仅对许可合同的签约方有效，专利所有人并没有承诺不对下游企业提讼。

风险预警

虽然美国的案例法有如钟摆忽左忽右，侵权赔偿金额也是潮起潮落，但当前的大趋势是限制过度赔偿。出口企业应该充分驾驭潮流，积极应诉。由于肩上较重的举证负担，原告在侵权赔偿案件中可能愿意尽早寻求结束案件的途径，譬如使用合理的专利许可费。

此外，降低风险的最好办法是防患于未然。比如，尽管下游企业由于产品的高度集成很难对侵权风险做出评估，但其仍然可以对竞争者的情况作出适当的分析。如果已知一个专利可能构成威胁，工程师往往可以找到规避方法。如果有侵权风险又没有很好的规避设计，可以及时向律师寻求不侵权意见，以减少被判恶意侵权而必须支付3倍赔偿金的可能性。

印庆余

美国飞翰律师事务所合伙人，毕业于清华大学电子工程系、耶鲁大学电子工程系和乔治城大学法学院。从事专利诉讼10多年，担任过诉讼首席律师、大型诉讼庭审主辩，熟悉诉讼的各个环节，包括诉前尽职调查、诉状准备、事实与专家取证、证人宣誓作证、专家报告、动议和陈述书、庭辩（包括证人质询与交叉质询）和全方位的案件管理，对于与中国企业合作去应对美国的专利诉讼有着非常深厚的经验。印律师频繁往来于中美，为中国公司知识产权方面的需求提供帮助。

臧晨

美国飞翰律师事务所律师，德克萨斯大学法学博士。目前主要从事专利撰写与申请、专利许可、商业秘密和客户咨询等方面的工作。臧律师为多家中国企业在美国申请专利提供咨询服务。