“禁止重复授权”原则的再思考
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专利权是给予发明创造的所有人以一定的地域和时期内对其发明创造的独占权和排他权。专利法第九条规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。上述条款规定了不能重复授权的原则。虽然禁止重复授权原则是各国专利法中的一项基本原则，我国在第一次修订专利法实施细则中即明确了该原则，然而其真正引起人们关注是源于一件无效的案件。
一、由舒学章案引发的争论
舒学章于1992年2月22日申请了名为“一种高效节能双层炉排反烧锅炉”的发明专利申请，该申请1999年被授予专利权。2000年济宁无压锅炉厂提出对该发明专利的无效宣告请求，理由是舒学章在1991年申请了相同主题的实用新型，该实用新型的专利权在1999年2月8日由于有效期届满而终止。专利复审委员会做出无效宣告请求审查决定：发明专利授权时在先申请的实用新型专利权已终止，不存在实用新型和发明专利权共存的情况，无效理由不成立。济宁市无压锅炉厂向北京市第一中级人民法院提出诉讼，北京市第一中级人民法院维持专利复审委员会的审查决定。济宁市无压锅炉厂向北京市高级人民法院提起上诉，二审认为：重复授权是指同样的发明创造被授予两项专利权，一审判决中确认的“只要基于同样的发明创造的两项专利权不同时存在，即不构成重复授权”，于法无据，有悖于立法本意。舒学章和专利复审委员会向北京市高级人民法院请求再审，终审认为：禁止重复授权是指同样的发明创造不能有两项或者两项以上的处于有效状态的专利权存在，而不是指同样的发明创造只能被授予一次专利权。
该案一出即在社会上引发了广泛而热烈的讨 论，针对如何理解“禁止重复授权”主要观点分为如下两种：
观点1：重复授权指的是相同的发明创造不能被多次授权，只要对于同样的发明创造的授权行为超过一次，即构成重复授权，无需考虑权利之间共同存续与否。
观点2：重复授权指相同的发明创造的专利权不同时并存，对同一权利人而言，禁止重复授权的目的在于防止权利间无必要的重叠。只要两项专利权不同时存在，即认为满足了禁止重复授权的原则。
如果依照禁止重复授权法条的字面含义解读，应当认为观点1更具说服力。然而在该案中对禁止重复授权的理解之所以在两种观点中摇摆、转换，是有其历史原因的。20世纪90年代为解决专利申请积压问题，专利局规定同一申请人可同日或先后就同样的发明创造既申请实用新型又申请发明，如同样的发明申请符合授权条件，只要申请人声明放弃已获得的实用新型专利权就可以被授予发明专利权。这种处理方式使得专利权人的合法权益尽早得到保护，鼓励和保护了发明创造的热情，取得了良好的社会反响。
二、德、日、美“禁止重复授权”的相关规定
舒学章一案让人们不得不重新审视“禁止重复授权”原则，假设申请人将进入公有领域的技术重新获得了专利权，专利权的存续期得以合理延长，将不利于鼓励发明创造，有悖于立法初衷。那么该如何完善相关法规，让类似情况不再发生呢？我们不妨先了解一下其他国家的解决方案及采取的措施。
德国的发明和实用新型系单独立法，考虑到发明审查进程较慢，针对同一发明创造申请人可同时申请发明与实用新型。如果不是同时申请，申请人可将发明专利申请转为实用新型专利申请且可沿用原申请日，但不能将实用新型专利申请转为发明专利申请。针对同一发明，可通过主张优先权的方式使两者并存，根据德国国内优先权的规定，如果同一申请人在先申请是发明或实用新型，在后申请是实用新型或发明，则在后申请主张在先申请的优先权时，该在先申请可不被撤销，因此可能导致属于同一发明创造的发明和实用新型两项专利权同时存在，即使实用新型期满，也不影响发明专利的继续有效，但不允许同时行使这两项权利。
日本同样采用了发明和实用新型单独立法，而且日本采用绝对的先申请原则以及实用新型和发明专利的转换制度，在规定的期限内，申请人可将实用新型和发明专利相互转换，这就使得申请人根据具体情况在提出申请之后再选择发明或实用新型。同时日本专利法进一步确保了同样的发明创造不会同时或先后受到发明和实用新型两项保护。日本专利法规定实用新型在登记后也可进行转换，但设定了许多限制条件，如“要在实用新型未申请技术评价书的前提下”。日本法律规定实用新型专利权人在指控他人侵权前，必须向被控侵权人出具检索报告，在这种限制下，实用新型专利权人一旦选择使用实用新型的排他性权利即丧失了实用新型向发明专利申请转换的权利；反之，申请人选择将实用新型转化为发明后，就失去了采用实用新型专利权向他人提出侵权诉讼的权利。当然，申请人就同样的发明创造在同一天提出发明专利申请和实用新型申请还是存在理论上的可能，但由于转换制度的存在，对于申请人来说同时提出发明和实用新型已没有实际的利用价值，也就没有必要再进行限制。
美国没有实用新型，但是美国对待禁止重复授权所采取的措施仍然有参考价值。美国的禁止重复授权规定禁止专利权人对同样的发明或者发明的显而易见的改进或变化形式拥有一项以上的专利权，目的是防止专利权人就同样的发明获得连续多个专利权而延长法定的专利保护期限。美国的观点认为，专利到期后，对发明或者该发明的显而易见的变形，公众都可以自由使用，尽管实际过程中会出现前后两专利在授权后有“同时存在”的重合期，但美国不关心这段“重合期”，而不能允许的是到期后的延长。为此，美国采取的做法不是通过“放弃”其中一个专利而防止重合，而是让专利权人做出一个“声明”将后一专利的到期日“提前”至在先专利的到期日，即在先专利期限届满时在后专利也将提前终止。
综上所述，由于德国和日本都采用专利法和实用新型法单独立法的模式，因此发明专利权和实用新型权属于不同的权利，所以客观上他们都允许发明专利权和实用新型权同时存在，但两国分别在法律上禁止和有效避 免了在侵权诉讼中同时行使这两种权利。而美国坚持专利技术一旦期满终止，就进入公有领域，禁止了任何情况下专利保护期的延长。
三、我国专利法及细则中对“禁止重复授权”原则的规定
新修订的专利法中对第二十二条第二款的新颖性进行了修改：新颖性是指发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或个人就同样的发明或实用新型在申请日前提出过申请，并记载在申请日后公布的专利申请文件或公告的专利文件中。同时新修订的专利法第9条中规定：同样的发明创造只能授予一项专利权。但是同一申请人同日对同样发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人同意放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。两个以上申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。
“禁止重复授权”是一个基本原则，是要达到的目标，实现该目标需要借助不同法条共同设防。“抵触申请”就是要优先适用的法条。对于任何主体非同日的相同的发明创造，可以通过新颖性(含抵触申请)的审查排除在后申请。对于那些无法通过新颖性(含抵触申请)审查而排除的构成重复授权的同一主体或不同主体之间在同一申请日提出的同样的发明创造，专利法第九条第一款中明确规定了禁止重复授权的原则，构成了“禁止重复授权”的最后一条防线。出于鼓励发明创造的目的，在专利法第九条中又规定了一种例外情况，即同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人同意放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。在新修订的专利法实施细则第四十一条中进一步规定：同一申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未做出说明的，按照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。
该规定充分考虑了国情：首先允许同一申请人对同样的发明创造既申请实用新型专利，又申请发明专利，但必须同日提出。这样就确保了该申请人所能获得的专利保护总共也不会超过自申请日起20年的期限。其次，规定随后授予发明专利权的条件之一是“先获得的实用新型专利权尚未终止”。这样就避免了出现申请人事先放弃已获得实用新型专利权或其获得的实用新型专利权已经届满终止，随后同样的发明创造又被授权而造成“授权接力”。
四、“禁止重复授权”的审查标准
理清了“禁止重复授权”原则的内涵之后，来看一下具体判断准则：审查指南中规定“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请（或专利）中存在保护范围相同的权利要求。为了避免重复授权，在判断是否为同样的发明创造时，应当将两件发明或实用新型专利申请或专利的权利要求书的内容进行比较，而不是将权利要求书与专利申请或者专利文件的全部内容进行比较。判断时，如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另一项专利申请或专利的某一项权利要求保护范围相同，应当认为它们是同样的发明创造。这里的“保护范围相同”指严格意义上的相同或仅仅是简单文字变换，权利要求保护范围仅部分重叠的不属于同样的发明创造。
在重复授权的审查中，对权利要求的保护范围的严格解释，导致了仅仅是一些经过简单技术特征变化的技术方案也不能被认定为重复授权。因此当下出现了大量内容明显相同的申请，更有甚者竟然出现了以此为产业的“专利怪物”。之所以会有这种情况产生，是因为在发生侵权诉讼时，专利权人是按照等同原则来解释权利要求的。此时“专利怪物”往往拿出自己的专利权按照等同原则进行解释去别人侵权，目前我国已发生多起围绕类似“垃圾专利”产生的纠纷。
对此问题有很多的学者和专家也给出自己的建议：如能否将等同原则引入到重复授权的判定中，使得实质审查和侵权判定的标准一致；能否将判断抵触申请的惯用手段的直接置换原则引入到重复授权的判断中。
对此，我们也不妨先来看一下国外专利制度较为完善的国家对此问题所采取的措施。
前面已提到美国关于重复授权问题的处理措施，其中，美国对同样的发明创造的定义较其他国家外延更 广，包括同样的发明或者发明的显而易见的改进或变化形式，对于同样的发明，若先后提出申请，根据美国专利法规定，驳回该在后的专利申请；当在后的专利申请与在前的专利不是“同样的”，但在后申请可以从在先的专利“预期”出，或者是在先专利的显而易见的变化，则以“显而易见类型”理由驳回该在后申请。可见美国重复授权的审查标准类似于我国侵权判定时的“等同”原则，即以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到。
但考虑到国情，当下还不具备直接将等同原则纳入到重复授权的判定准则的条件：首先大部分申请人其出发点不是恶意的，其次等同原则操作起来有一定难度，例如，特征A等同于特征B，而特征B又等同于特征C时，若直接认定特征A等同于特征C在某些可预见性不高的领域是不科学、不客观的。
相对于现在对重复授权的判断标准和按照等同原则进行判断来讲，将惯用手段的直接置换引入到重复授权的判断中显然是一个相对折中的方法，该方法能适应我国当前的发展形势，且可操作性强。如前所述，“抵触申请”是禁止重复授权原则逻辑体系中要优先适用的子原则，其立法宗旨就是为了避免重复授权，既然两者的立法宗旨相同，那么理论上两者的审查标准也应当相同，然而实际审查过程中，两者却存在下列区别：抵触申请可以采用“惯用手段的直接置换”来评述在后申请，而重复授权则不能。对于该区别笔者则认为可以进行修正，“在先权利要求制”中引用惯用手段的直接置换。惯用手段的直接置换可认为是等同的一种形式，但是这种等同的形式更接近于两个特征相同的等同，相对于采用技术特征等同来判定重复授权，会在很大程度减少对专利权人的损害，同时又在一定程度上遏制内容明显相同的专利被授权，也使得专利审查与后续程序中的权利要求的解释在某种程度上达到统一。