修改超范围立法宗旨及审查标准的比较研究
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针对目前我国专利局对发明专利修改超范围的审查标准偏严的现状，本文对我国和美日欧四国的立法本意及审查标准进行了比较研究，对于修改超范围掌握标准、应用尺度给出了个人观点及建议。
引言
一、现状
1.中国专利法第33条的理解和把握成为影响发明专利审查质效的主要问题
2008年度审查业务管理部《质量评价报告》指出：“修改超范围”问题是影响授权质量的主要问题。
2.中国专利法第33条的审查意见引起社会公众普遍不满
审查业务管理部2009年第2期《审查质量外部反馈意见处理报告》指出：社会公众认为，我局对专利修改是否符合专利法第33条的审查标准过于严格，限于必须实际记载的内容，甚至文字都必须一致，实际上架空了“直接地、毫无疑义导出”的立法宗旨。
二、可能的原因初探
1.我国目前对审查标准立法本意的理解过于僵化
来自审查业务管理部专项课题《各国专利制度比较研究》中的观点认为，我国审查指南中对于哪些内容属于可以“直接地、毫无疑义地确定的内容”并没有给出明确的定义和说明，列举的具体实例也比较少。根据现行审查指南中的规定，大多数观点认为，“直接地、毫无疑义地确定的内容”是指，虽然在申请文件中没有明确的文字记载，但所属技术领域的技术人员根据原权利要求书和说明书文字记载的内容以及说明书附图，可以唯一确定的、没有任何歧义的信息。基于原始权利要求书和说明书记载的内容，若存在多种可能的修改方式，则不属于“直接地、毫无疑义地确定”的内容。基于这种理解，在实务操作过程中，审查员往往会过于侧重“直接地、毫无疑义地确定”的字面含义，而忽视了“直接地、毫无疑义地确定”这一判断标准所针对的对象应当是原始申请文件公开的信息，且对申请本身的技术内涵考虑较少，导致在比较时往往拘泥于术语、语句的文字记载和对应性，操作过于僵化，判断标准的严格程度超过了立法本意，不利于有效地保护发明创造。
2.审查员可能迫于质检的压力从严把握修改是否超范围
2008年专利审查质量评价报告中指出，在审查、授权、驳回方面的错误中包括专利法第33条的法律适用、事实认定等方面的错误，其中专利法第33条出现的问题主要有：授权不符合专利法第33条的规定；涉及专利法第33条的驳回错误；涉及专利法第33条的审查意见不明确；涉及专利法第33条的审查意见说理不充分等，总结为两类，即修改存在不符合专利法33条之处而未能指出；修改符合专利法第33条规定而错误指出。其中第一类在质检报告中占了绝大多数，而且此类错误均属于性质严重的A类错误。这是审查员对于修改超范围严格把握的原因之二。
通过上述分析可见，审查标准适用过于严格的现状，可以说是对立法宗旨的理解、审查规则如何使用和质检因素相互作用的结果。从审查规则对质效影响的角度看，急需从法律精神及其内涵出发来完善修改超范围的审查判断体系。在审查人员对立法宗旨、审查规则能够准确把握的情况下，质检尺度的准确把握，将有助于审查规则的准确运用，二者是相辅相成的。
从法律法规的角度出发，本章将对美日欧及我国修改超范围条款设置的目的及所各自适用的审查规则进行研究，希望能够对透彻理解专利法第33条的立法本意及审查规则如何适用才能更好体现出立法的本意有所裨益。
美日欧及我国修改超范围立法宗旨的比较
一、四国立法宗旨
1.美国
法条：美国35U.S.C132（a）中部分内容涉及修改超范围：修改不应在发明的公开中引入新的内容。
立法宗旨：美国专利体系对于上述内容的立法宗旨未进行明确阐述。
2.日本
日本专利法第17条之二（3），“……任何对说明书、权利要求的保护范围或附图的修改……均应当在原始提交的申请文件的说明书、权利要求的保护范围或附图记载内容的范围之内。……”
日本上述法条的立法宗旨即日本审查基准中所述“为修改设条件的目的”在于：对于申请人来说，理想的情况是从申请时就提交一份完整的说明书等，以实现平稳和迅速的审查过程。然而实际上，在某些情况下，无法期待没有任何缺陷的申请。因此，需要允许在特定条件下对说明书等的修改。然而如果允许超出了原请求书附带的说明书等的内容（下文中用“原说明书等”）范围的修改，依赖于原说明书等的内容的第三方将可能遭受不可预期的不利处境，因为修改的生效将从申请的时间追溯。出于解决申请人和第三方之间的这种利益冲突的目的，特许法限定了任何修改都将在原说明书等的记载内容范围之内。
3.欧洲专利局
欧洲专利公约2006年版第七部分第一章（part vii chapter i）第123条第（2）项规定，欧洲专利申请或欧洲专利的修改不得引入超出申请时原申请文件记载的内容。
上述条款的立法宗旨在欧洲专利局审查指南中规定如下：条约第123（2）条的基本思想在于：不允许申请人通过增加在原始提交的申请中没有披露的主题来改善其处境，因为这样会赋予其不正当的利益并且会损害第三方建立在原始申请内容基础上的法律安全性（参见G 1/93，OJ 8/1994，541）。
4.中国
专利法第33条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。
立法宗旨：专利法体系没有进行相关规定。相关研究成果阐述我国专利法第33条的立法宗旨如下：
观点1：《新专利法详解》认为我国采用先申请原则，如果允许超范围的修改，违背先申请原则，造成对其他申请人不公平的后果。
观点2：修改超范围的规定与申请日无关，美国实行先发明制仍有类似规定，因此该条款立法目的为：避免申请人不当获利和影响公众利益。
二、四国立法宗旨解析
通过上述比较研究可见，无论先发明制、先申请制国家均将修改限制为不超出原申请记载的范围。各国立法宗旨基本一致，即避免申请人不当获利以及避免影响公众利益。除美国在审查指南层面未对修改超范围条款的立法本意进行阐述外，欧洲专利局及日本均在其审查指南中对相应条款的设置目的进行了说明，而且通过阅读日本审查基准，在其中所举具体案例是否允许修改的评析过程中，均紧密结合立法宗旨，例如在日本审查基准第三部分第一节第4.2之（4）的①中对具体放弃发明与现有技术重叠部分不超范围的具体理由中，有一段评述如下“如果一项发明不允许进行排除式的修改，可能偶尔会由于被现有技术覆盖而缺乏新颖性等，而使发明不能得到合适的保护。即使从原权利要求书中排除作为现有技术而记载的内容，也不会对第三方造成不可预见的不利后果”。欧洲专利局及日本将修改的立法宗旨及该宗旨的具体运用写入审查指南，有助于审查人员对立法宗旨的准确理解，有助于正确的适用审查标准及具体的判断原则，有助于法律条款适用时把握合理的尺度。因此建议在我国审查指南第二部分第八章第5.2节“修改”中的第三段增加专利法第33条的立法宗旨的规定，该立法宗旨从正面阐述可以加入日本审查基准中的相关规定，即如果允许超出了原申请记载内容的修改，依赖于原说明书等的内容的第三方将可能遭受不可预期的不利处境，因为修改的生效将从申请的时间追溯。出于解决申请人和第三方之间的这种利益冲突的目的，专利法第33条限定了任何修改都将在原申请记载内容范围之内而作出。如果以否定方式反面阐述该立法宗旨，则可以加入欧洲专利局审查指南中的如下规定，即不允许申请人通过增加在原始提交的申请中没有披露的主题来改善其处境，因为这样会赋予其不正当的利益并且会损害第三方建立在原始申请内容基础上的法律安全性。
美日欧及我国修改超范围总体判断原则的比较
一、四国修改超范围总体判断原则
1.美国修改超范围的总体判断原则
美国审查程序手册MPEP Chapter 2100中的“2163.06Relationship of Written Description Requirement to New Matter”规定，缺少书面描述要件一般是由于权利要求中的主题而产生的问题。如果申请人修改或试图修改申请文件的摘要、说明书或附图，如果修改的内容未在原申请文件中描述，则涉及引入一个新主题的问题。也就是说，记载在原申请说明书、权利要求或附图中的信息可以加入申请文件中的任何部分而不能引入新的主题。
有两个法律规定禁止新主题的引入：
35 U.S.C. 132――修改不应在发明的公开中引入新主题；和类似的规定在再颁申请中，使用35 U.S.C. 251――在再颁申请中不应引入新主题。
新主题的处理：如果新主题被加入说明书，则无论其在摘要、说明书或附图中，审查员均应以35 U.S.C. 132 或 U.S.C. 251以引入新主题为由拒绝，并要求申请人删除该新主题。如果新主题被加入权利要求，审查员应以35 U.S.C. 112不满足第一段――书面描述要件[written description requirement.In re Rasmussen，650 F.2d 1212， 211 USPQ 323 （CCPA 1981）]为由拒绝。审查员在拒绝时应基于现有技术考虑加入权利要求中的新主题，因为申请人可能会克服上述拒绝理由。
在权利要求未作修改但说明书加入了新主题的情况下，如果权利要求的保护范围因说明书所加入的新内容受到影响，应基于35U.S.C.112第1段不满足书面描述为由拒绝。
当审查基于35U.S.C.112第一段的异议或拒绝理由答复的修改时，对整个申请文件的研究是必要，以确定“新主题”是否已被克服。申请人也因此应该指出支持申请文件任何修改的理由。
2.欧洲专利局修改超范围的总体判断原则
欧洲审查指南2005年版第C部分第六章（PART C CHAPTER VI 第5节）规定：
如果申请内容的改变（通过增加、改变或者删除）导致本领域技术人员看到的信息不能从原申请的信息中直接并且毫无疑义地导出，即使考虑了对本领域技术人员来说隐含公开的内容也不能导出，那么应当认为该修改引入了超出原申请内容的主题。
举例来说，如果申请涉及一种包括几种组分的橡胶混合物，并且申请人试图引入可以添加其他组分的信息，则通常应该以违反条约第123（2）条的规定为理由拒绝该修改。同样，申请记载和要求保护“安装在弹性支撑件上的”设备，且没有披露任何具体类型的弹性支撑件的，如果申请人试图加入支撑件的具体信息，如螺旋弹簧，则应该对此提出反对意见。但是，如果申请人能够阐明根据本领域普通技术人员的理解附图显示出螺旋弹簧的，则具体提及螺旋弹簧是可以允许的。
欧洲专利局使用判例规范了显而易见与隐含公开之间的关系如下：对于“隐含公开”，欧洲专利局判例T823/96指出“隐含公开的内容”，指没有明确记载但根据明确记载的内容可以清楚地、毫无意义地导出的信息。根据公开的内容结合公知常识的教导使得哪些内容是显而易见的，与评价“隐含公开的内容”无关，应严格区分。判例T329/99指出，某特定的技术方案基于原始申请文件的内容可能是显而易见的，但如果不属于申请所明确记载或隐含公开的内容，仍不能作为修改的基础。
3.日本修改超范围的总体判断原则
日本最新审查基准中规定修改的基本原则如下：
（1）引入超出“在原说明书等中记载的内容”的修改（即包含新内容的修改）是不可接受的。
（2）术语“在原说明书等中记载的内容”不仅仅意味着“在原说明书等中明确给出的内容”，还包括“在原说明书等中固有存在的内容”。（2008年12月）
（3）为了判断修改是在“原说明书等中固有存在的内容”范围内进行的，对本领域技术人员来说，根据申请日前的常规普通技术知识，修改的特定含义应当是显而易见的，即尽管其没有明确地写明，但等同于已经记载在原说明书等中一样。
（4）如果增加的原因仅仅是因为该技术是公知的或常规使用的，那么公知技术或常规使用技术的增加是不可接受的。仅仅当该技术固有存在于原说明书等中时，即该技术对于本领域技术人员来说相当于在原说明书等中已记载的情况下，这种增加是可接受的。
（5）有时依据原说明书等中多个部分来判断，某内容对于本领域技术人员来说是固有存在的（例如：要解决的技术问题和发明的具体实施方式，说明书和附图）。
实例A：说明书中没有公开特定的弹性支座，但其中记载了配备有弹性支座的设备。如果本领域技术人员可以依据附图中记载的内容和常规的普通技术知识将弹性支座认定为螺旋弹簧，则将术语“弹性支座”改变为“螺旋弹簧”的修改是可以接受的。
东京高院于2003年7月1日做出的决定[Heisei 14（Gyo Ke），No.3]，“用于游戏或弹珠盘等的网络传输系统的装置”（“原请求书附带的说明书和附图中记载的内容”应当限制为或在原请求书附带的说明书或附图中实际记载的内容或没有实际记载但依据实际的说明书固有存在的内容。此处，为了推断出该内容是基于实际的说明书固有存在的，任何本领域技术人员都必须承认它们几乎就是在那里记载的。如果该内容直至被明确对人解释为止，并没有变得可容易地理解，将不能被视为固有存在的内容。”）该法院判决有助于解释“在原说明书等中固有存在的内容”的含义。
4.我国修改超范围的总体判断原则及其发展
（1）专利法第33条及审查指南第二部分第八章第5.2.3节确立的审查标准（P243-246）。其中指南相应部分规定：
作为一个原则，凡是对说明书（及其附图）和权利要求书做出不符合专利法第33条规定的修改，均是不允许的。
具体地说，如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，那么，这种修改就是不允许的。
（2）基于中国专利局学术委员会课题Y060104《关于说明书公开充分及修改超范围的研究》的研究成果，在操作规程实质审查分册（P198-207）中明确和细化了上述审查标准。包括：
①解释“直接地、毫无疑义地确定的内容”的含义为“唯一确定的内容”；
②借鉴欧洲专利局的审查经验，针对删除特征、下位概念上位化及删除必要技术特征等不同修改类型，分别引入EPC的新颖性判断法、间接新颖性判断法、必要技术特征判断法；
③针对典型修改类型，分别包括规定了具体的审查策略及案例。
二、四国总体判断原则解析及可供我国借鉴之处
通过上述对比研究可见，四国关于修改超范围的总体判断原则存在一定的差异。下面对各国判断原则作出具体解析并给出我国判断原则修改的建议：
1.美国的总体判断原则是否适用于我国？
修改超范围的判断原则方面，与其他三国差异较大的是美国。美国对于说明书及权利要求的修改采用了不同条款进行约束，对权利要求的修改采取了是否能够得到说明书支持的判断标准，对于说明书的修改要求以是否引入新内容为限。也就是说，美国对权利要求的修改要求比说明书更加宽松，目的在于给予权利要求以尽可能宽泛且合理的保护范围，更加有助于保护申请人的权益。美国之所以采用这样的审查标准，笔者认为主要得益于美国先进的技术及经济水平，因为各国专利制度均是为本国的技术及经济发展服务的。
至于我国采用这样的审查标准是否合适，跟多种因素相关，首先我国是否具有相应的技术及经济发展水平；其次，我国的专利申请及审查是否达到相应的水准。从我国目前现状分析，我们对于修改的审查还是相当慎重的，审查尺度的把握比较接近于1993年前的日本，而日本自1993之后一步步放宽修改超范围的审查尺度，到目前也并未宽松至美国的审查标准，因此在我国对审查标准做出类似美国式标准的较大调整还为时尚早，还需要经过严格的利弊分析和研究，不能一蹴而就。但是美国对于权利要求采用更宽松的审查标准的立法本意，对我们把握修改超范围如何审查有所裨益，不至于僵化地运用该条款，导致审查标准适用过于严格。
通过对美国审查理念的分析，我们可以看到单就修改超范围这一条款而言，美国的审查标准与我国及欧洲、日本存在很大的差异。这也足以说明审查标准只是一种工具，其最终是要为所调整的社会关系服务，为本国经济、技术的发展服务。那么在我国，修改超范围审查标准不能做像美国那样的较大调整情况下，审查尺度的把握应根据具体情况而定。在目前，审查尺度普遍反映过严的情况下，笔者建议应从政策层面及质检层面对审查尺度适当把握。
2.日本2003年前后对于修改超范围总体判断原则的调整是否适用于我国？
日本2003年以前也曾采取过“直接而唯一地导出的事项”的判断标准，但由于在实际操作中往往更倾向于关注术语的变化，导致公众普遍反映其判断标准过严。为此，日本审查基准采取了2003年的“在原始申请文件中记载的事项‘包括’根据原始申请文件的记载，无需任何证明而明白的事项”，即我们通常所说的“无证自明的事项”以及最新的日本审查基准中“固有存在的内容”的判断标准，以求在判断修改是否超范围时更多地关注修改后的内容实质上在原始申请中是否记载过。
从我国现状分析，我国目前的状态比较接近于2003年以前日本的情形，那么我国是否有必要将我国审查标准做如日本的调整？
从上文对欧洲专利局、日本修改超范围判断原则的介绍来看，两个国家总体判断原则十分相近，甚至所举案例都相同，原因在于，日本和我国的审查标准均借鉴欧洲专利局，三国对于修改是否超范围均采取了类似的判断标准，我国的“直接、毫无疑义地确定的内容”或者日本审查基准中所确立的“固有存在的内容”都可以理解为欧洲专利局的“原始申请文件中隐含公开的内容”，差别不大，标准基本统一。在这种情况下，笔者认为对于各国审查理念的理解远远超过文字上的修改，也就是说在审查标准不存在很大出入的情况下，我国目前审查标准的修改并不是解决问题的关键，透彻地理解专利法第33条的立法宗旨、正确的理解与适用修改超范围的审查标准，是关键所在。
3.我国操作规程将审查标准含义解释为“唯一确定的内容”是否合适？
“直接地、毫无疑义地确定的内容”来源于欧洲专利局的审查标准，但欧洲专利局并未将这一标准解释为“唯一确定的内容”。这一标准设立的本意在于表达修改后的内容是原申请文件虽未明确记载但属于其隐含公开的内容，该隐含公开的内容或许唯一或许存在多种可能性，只要这多种可能性均被原申请文件公开即可修改。我国操作规程解读出的“唯一确定的内容”的理论依据尚不明确，需要进一步研究，但强调内容的“唯一性”，非此即彼，过于绝对。这样的解读容易导致审查流于形式上的对应一致，而忽略从发明创造的技术内涵上判断修改是否允许，最终导致僵化的理解和适用法律。
对我国修改超范围所适用原则的建议
虽然欧洲专利局的“隐含公开的内容”、日本的“固有存在的内容”及我国的“直接地、毫无疑义地确定的内容”的表述方式不同，但表示的均为在说明书未明确记载但相当于已经记载在说明书中的内容，属于修改是否超范围的判断中的难点所在。日本和欧洲专利局的规定有如下几点对于我国审查员准确理解及适用“直接地、毫无疑义地确定的内容”有所裨益，值得借鉴，具体说明如下：
1.从日本审查基准中的基本原则分析，其对修改超范围的判断原则定位在技术意义的层面上，其强调申请时的技术状况以及本领域技术人员的判断作用，并未特别强调修改是否一定具有唯一性。对于是否导致出现另一项发明，日本审查基准规定需要从解决的技术问题、方案、效果和作用的方面全面去把握，在判断时强调“本领域技术人员”和“固有存在的内容”的概念。对于超范围判断的理解，日本审查基准中给出的判例非常详细和全面，便于审查员遇到类似案例时进行参考。欧洲专利局使用判例对“隐含公开的内容”的含义以及“隐含公开的内容“与“显而易见”的关系进行了说明。因此，笔者建议将日本审查基准对“说明书固有存在的内容”含义的解释引入我国审查指南中，对“直接地、毫无疑义确定的内容”的含义进行具体诠释并适当举例说明，而不是完全凭借审查员仁者见仁、智者见智的主观判断，减少审查过程中的主观性。
2.从上文所介绍的日本审查基准对基本原则第（5）点的规定强调要依据原说明书等中多个部分来判断，某内容对于本领域技术人员来说是固有存在的（例如：要解决的技术问题和发明的具体实施方式，说明书和附图），是允许修改的。例如日本审查基准第三部分第一节所介绍的权利要求允许修改的案例：将基于有关由双异质化合物组成的半导体装置的发明的权利要求书中文字“由源极和导管组成的杂质弥散区”改变为“由源极和导管组成的杂质区”是允许的，原因在于发明的核心是由特定结构和材料组成的活性区域的半导体层。提交的权利要求正好描述了源极和导管是限制在一个“杂质弥散区”结构上的，但其不是限制在使用弥散的结构上的，因为说明书中的文字固有地显示出任何杂质区对于实现本发明的目的都是足够的。从而，这种修改不影响发明的技术意义。由此案例可见，日本对于修改超范围的判断更多地侧重于申请文件所承载的技术信息本身是否允许进行相应的修改，更好地体现了修改超范围的立法精神和内涵，笔者认为对我国审查修改超范围如何把握和理解具有一定的借鉴意义。
同时，我国的审查指南仅从修改是否允许所基于的判断对象的角度对申请内容包括什么进行了规定，但并不像日本这样更加明确地强调修改要侧重技术内涵，尤其未具体指出修改超范围的判断可以基于所解决的技术问题等，建议在我国审查指南中作类似明确的规定。
3.在我国法律法规中对于公知常识是否可以引入原申请文件进行修改超范围的判断未进行具体的规定，我国审查员一般认为公知常识不应引入申请文件，日本审查基准基本原则的第（4）点规范了引入公知技术或常规使用技术不超范围的情形，建议我国在审查指南中明确规定“当该技术固有存在于原说明书等中时，即该技术对于本领域技术人员来说相当于在原说明书等中已记载的情况下，这种增加是可接受的”。
结束语――我国修改超范围的审查尺度的把握应适度
专利法第33条的立法本意在于防止申请人不当得利，对于审查标准把握过于严格，超过立法本意，将损害申请人的利益，不利于有效地保护发明创造，同时将一个未能得到充分保护的发明申请授予专利，对社会公众也未必有利，因此审查尺度的适度把握非常重要。具体地说，在修改是否超范围的判断上，应从所属技术领域技术人员的角度，立足于原始申请文件公开的信息，更多地考虑申请文件本身的技术内涵，而不要拘泥于术语、语句的记载和对应性，避免操作僵化，以有效地保护发明创造。美国、欧洲专利局及日本关于修改的审查理念及判断原则均有值得我们借鉴之处。他山之石，可以攻玉，专利制度在美国、日本及欧洲已有几百年的历史，希望通过各国修改超范围宗旨、判断原则及其发展变化的比较研究，对我国修改超范围立法宗旨的理解和判断原则的适用有一定的指导和借鉴意义。