NPE诉讼应对策略分析
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一、背景分析
近年来，在利益的诱惑下，以专利为盈利目的非执业实体（Non-Practicing Entities， npe）（下文简称NPE）发起的侵权诉讼量呈现出明显增长的趋势。本文将对NPE专利侵权诉讼情况作出梳理及分析，并且对如何防御来自NPE的侵权诉讼提出应对策略。
随着专利在市场竞争中的作用日渐深入，越来越多的企业开始外包其部分或者全部的专利业务，随之而来的是专利权的作用也从原始传统意义上的技术保护逐渐向一种全方位的投资转变，各类以此为业的专利运营公司也如雨后春笋般纷纷涌现。高额的专利许可费和侵权损害赔偿费刺激了NPE数量快速增长，很多专业律师将其视为发财的好机会，囤积备战专利；一些实体企业认为将专利资产剥离独立运营，更有助于企业回收研发投入，尽快获取超额利润，纷纷与NPE进行合作，甚至成立自己的NPE子公司，例如高通、诺基亚、爱立信、三星、英国电信、华硕等。
根据普华永道会计师事务所（PWc）的数据统计显示，1995-2011年间，电子消费产品、计算机软硬件和电信业都居于排名前十的高发专利侵权诉讼领域中，其中，电信领域的专利持有人获赔平均额度高踞榜首，接近3000万美元，近乎第二名的两倍。在此种高额获利的诱惑下，电信领域的侵权诉讼高发不足为奇。在2001-2006年期间，NPE获赔的金额达6900万美元，而PE（Practicing Entities， 执业实体）获赔额仅为3700万美元。NPE在专利侵权诉讼中获得的平均赔偿额是PE的两倍。
一些大的通信公司为了获取利润、转型或规避风险，纷纷与NPE进行专利交易或者构成合作模式，这也为NPE频繁发讼起到推波助澜的作用。比如爱立信在2013年初将2500项专利出售给专利运营公司Unwired Planet，并从这些专利的营收中抽取提成，如果Unwired Planet从这些专利中获取净收入1亿美元，爱立信将抽取20%，1-5亿美元抽取50%，5亿美元以上抽取70%，由此可见，爱立信通过与NPE的合作可以获得非常可观的收入。诺基亚将其500项专利卖给专利运营公司Vringo。Vringo在两个月后即用买到的专利发起侵权诉讼。专利运营公司与通信巨头的双方互惠合作使得NPE成为诉讼主流，尤其是对专利布局不够完善成熟的发展中国家来说，专利侵权诉讼的风险增加，中国的通信企业也势必面临诸多风险。
二、应对NPE诉讼的策略
NPE的显著特点是不从事生产制造或销售，研发或在收购专利后要求目标公司缴纳专利费或对其发起侵权诉讼。难以承担高额诉讼费用的组织，往往被迫选择交纳专利费。NPE往往在初期向被告提供远低于诉讼成本的和解费用，大多数被告最终同意支付费用。因此，很多研究学者、政府及相关组织已经逐步意识NPE的行为很可能会阻碍行业的发展，影响消费者的利益。如何对这些行为进行规制才能实现既保护创新又不会影响产业发展，分析借鉴一些应对NPE的策略则可能将被告损失降低到最小，建议如下：
1、以NPE不满足国内产业要求为由驳回NPE在美国国际贸易委员会（ITC）立案要求。
ITC的特色在于颁发产品禁售令和排除令，且审判速度快，因而备受NPE青睐。ITC发讼要求原告证明其所主张的知识产权满足美国国内的产业要求。337（a）（3）的条款规定：原告若证明美国境内有专利技术的重大厂房或设施，或雇佣大量员工、投入大量资本，或相关开发商进行重大投资，包括工程上的设计、研发或授权，则满足国内产业要求。对此，被告如果被诉至ITC，则可以考虑以NPE不满足国内产业要求为由提出抗辩，对NPE所依赖的活动和投资进行基于事实的质询，要求对这些投资活动进行充分的证据开示。比如：2008年，美国游戏科技公司Motiva向ITC告任天堂的Wii游戏机专利侵权，该案被ITC认为，Motiva任天堂的主要目的是获取赔偿金，而非保护其专利产品，且Motiva的唯一投资行为就是任天堂，而不是用其专利进行授权许可鼓励专利技术的产业发展，因此Motiva不符合ITC国内产业要求。而且2013年5月13日美国联邦巡回上诉法院的裁决也支持ITC的观点，上诉法院认为根据专利保护法案的规定，Motiva的专利技术商业化规模并未达到相应标准，其唯一的产品模型尚处雏形，还欠缺诸多开发测试步骤；Motiva从未致力于专利技术的产品转化，也从未有任何有兴趣的合作伙伴，从未期望与制造商达成伙伴关系或刺激投资，从Motiva向ITC提告任天堂的三年以来，没有证据表明Motiva努力致力于建立其美国国内产业。
2、尽早进行马克曼听证。
Eon-Net（NPE公司）发起过100多起专利侵权诉讼，其中大部分被告在案件初期与之和解，但是Flagstar公司却拒绝和解，而是要求法院进行马克曼听证，在马克曼听证后法院认定Flagstar未侵权，Flagstar随即提出动议要求对Eon-Net进行简易判决，并依据美国联邦民事诉讼规则第11条（该规则规定对无合理事实依据的滥诉予以制裁）提出动议，认为Flagstar的产品、软件和技术并未侵权，而Eon-Net和其律师未对被诉产品进行侵权调查就随意发起毫无依据的侵权指控，因此要求对Eon-Net予以制裁，法院授予该动议，Flagstar还根据美国专利法285节（该法条规定在诉前未进行充足的调查就贸然发起不合理诉讼等情况下，法院可以给胜诉方判赔合理的律师费）要求获赔律师费，Flagstar最后成功的依据联邦民事诉讼规则第11条获赔对Eon-Net和其律师制裁费14.1万美元，并依据美国专利法285节获赔48.9万美元的律师费，且联邦巡回法院也对地方法院的判决结果予以支持。Flagstar胜诉的关键在于案件初期时积极寻求马克曼听证，及早界定双方有争议的权利范围，当事人更加清晰案件的走势，以判断下一步是维持诉讼还是尽早和解。被告在马克曼程序中胜诉后，往往会要求法院不再开庭审理专利侵权问题，直接宣告被告不侵权，并驳回原告的诉讼请求。法院一般会支持被告的动议。而且一些法院可能会中止事实取证程序直到马克曼听证结束，这样会节省专利侵权诉讼中最耗费财力的取证费用。
3、规避开利于NPE的法院。
在美国，NPE普遍选择一些倾向于保护专利权人，审理速度快的法院发起侵权诉讼，这样他们可以尽快的获得侵权赔偿。比如：德克萨斯州地区法院就是NPE的喜好法院之一，因其快速的审理速度以及偏好专利权人的特点，一度被喻为“NPE可以快速提款的ATM机”。还有特拉华州地区法院，由于该法院往往将马克曼听证会和简易判决推迟到取证之后进行，因此在诉讼的早期阶段，较难估测出案件的走势情况，取证费用是非常耗资的，如果被告非常担心诉讼费用高昂并觉得诉讼风险难以预测时，则原告在此时间内很容易说服被告达成和解以接受原告开出的和解条件，因此NPE也很喜欢在特拉华州注册并提讼。如果想规避开不利于被告的法院，被告可以选择提交转移法院的动议。但由于很多NPE公司都在有利于NPE的法院所在州注册，从管辖区法院将案件转出也要有充分依据，比如联邦巡回上诉法院曾经在两起案件中同意被告请求，下令允许将案件从原告注册州所在法院转走：案件一满足的转院条件：双方当事人在原告注册州都没有办事处且关键证据和证人都在其他州。案件二满足的转院条件：被告的总部、几乎所有的被告雇员、原告的相关公司、专利发明人和发明相关证据都在请求转移的目标法院。
对于被告来说，还有一种规避NPE在有利于其法院的方式是利用“首次提告原则”。该原则规定两个联邦法院审理本质相似案件时，后提告法院可以拒绝受理案件或转移法院。当企业收到律师函后，可以先在有利于自己的法院提起专利无效诉讼，日后NPE再次侵权可根据“首次提告原则”要求侵权诉讼转到前法院或更适合双方的法院。
4、以衡平法提起抗辩。
针对专利权人在被控侵权人侵权期间迟延提讼的行为，被控侵权人可以利用懈怠制度进行抗辩。专利懈怠行为需要满足两个条件：首先，专利权人从知道或者应道知道可以提出诉讼请求之日起到提出诉讼请求，经过了一段无正当理由且不合理的时间，也就是说专利权人提出的诉讼时间存在不合理的延迟。其次，专利权人延迟诉讼的行为导致了侵权人实质上的损害，即经济上的损害和证据上的损害。但适用懈怠制度抗辩的前提是被告不存在恶意行为，如果被诉侵权人从事特别恶意行为则即便具备上述两个条件，懈怠抗辩也不能成立。
5、及早提起侵权专利复审和无效。
被诉侵权人可以尽早的提起专利复审和无效。实际上，从2011年9月16日美国发明法案修改后，很多条款直接或间接影响了公司的诉讼策略，尤其是显著影响到一些NPE的行为。比如新设立了专利授权后复审（post-grant review，PGR）、双方复审（Inter Partes review，IPR）。这为第三方挑战已授权专利提供了更方便的机制。PGR程序和IPR程序都由美国专利商标局的专利审判和上诉委员会负责，费用总体低于法院诉讼程序，程序也较简单，因此降低专利无效成本且更加便捷。
通过复审或无效都有很大可能性促使NPE将专利权利要求范围缩小，迫使其降低和解条件。需要注意的是：复审的缺点是存在风险，很有可能弄巧成拙，反而确认了专利的有效性和稳定性，另外，复审时间有不确定性，若复审小组事务繁忙或复审的专利为热门技术领域专利，则复审程序通常会比较缓慢。
6、合理利用中止动议。
由于结案速度对于NPE十分重要，他们希望迅速裁决以降低诉讼成本，所以可以考虑拖延诉讼进程，提交动议中止审判或禁令。中止理由可以是：
第一，以等待专利复审结果请求中止。但复审中止审判的情况十分有限，不是所有法庭都同意在等待复审结果期间中止诉讼程序的。比如NTPRIM案，RIM请求中止审理等待复审的动议未果。是否作出中止专利诉讼的决定也取决于法官的偏好。例如，加利福尼亚州地区法院的法官通常会作出中止决定，以等待复审结果；而德克萨斯州东区的法院则很少作出中止决定。
第二，以重大公众利益提出中止禁令。RIM遭到NTP的侵权和禁令时，RIM根据美国联邦民事诉讼规则62（c），提出在向联邦巡回上诉法院上诉期间请求地方法院中止禁令，且美国政府根据28 U.S.C.§517，以给RIM禁令会使重大公众利益受损为由出面要求法院中止禁令，法官顾及到公众利益同意中止禁令。而且在ITC，法官在判决时也是非常重视重大公众利益这一因素。
近年来，在利益的诱惑下，以专利为盈利目的非执业实体（NPE）发起的侵权诉讼量呈现出明显增长的趋势。本文将对NPE专利侵权诉讼情况作出梳理及分析，并且对如何防御来自NPE的侵权诉讼提出应对策略。
NPE的显著特点是不从事生产制造或销售，研发或在收购专利后要求目标公司缴纳专利费或对其发起侵权诉讼。