企业专利防御战略及其运用
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在WTO的框架下,关税壁垒日渐削弱,但技术壁垒与知识产权壁垒却日益强化。许多大的跨国企业抛弃了传统的牟利方式,利用现有的法律框架,另辟蹊径,在走一条“技术专利化、专利标准化、标准垄断化”的道路,以期获得最大化的利润。
加入WTO后,应当说在知识产权保护方面,我国企业面临着严峻的挑战,制定并实施专利战略在我国已十分迫切和重要。2008年6月5日,国务院正式印发了《国家知识产权战略纲要》,标志着中国国家知识产权战略的正式启动,专利战略已成为国家发展战略的一项核心内容。其根本目的是为提升我国知识产权创造、运用、保护和管理能力,建设创新型国家,实现全面建设小康社会。
1、专利战略的内涵
关于什么是专利战略,迄今为止国内外尚未形成共识。笔者认为,专利战略是为获得与保持市场竞争优势,运用专利制度提供的专利保护手段和专利信息,谋求获取最佳经济效益的总体性谋划。[1]的界定较为科学可行。
从专利战略的主体看,有国家、地区、行业和企业之分。企业层面的专利战略是指导企业在相关技术经济领域开展竞争的、具有一定前瞻性的系统研究,也是企业求生存、求发展的经营战略的一部分。它包括以下二层含义[2]:第一,专利战略的对象.即某一技术领域有市场价值的、已获得专利权的专利技术或已申请专利和欲申请专利的技术。第二,专利战略的目标,以市场为中心,将企业的自主产权资源经过市场的运作来开拓市场并占领和垄断市场,使财产最大限度的增值,获得最大限度的市场回报,最终取得市场竞争的有利地位。
2、专利战略特征
2.1全局性
全局性之所以成为企业专利战略的首要特点,是因为企业专利战略是一种事关企业全局的、为实现企业长远性目标的筹划与谋略,而不限于局部的、短期的目标。全局性表现为企业对专利的创造、管理、保护、运营一体化的专利工作的实施原则、指导方针、行动策略和步骤等,直接关系企业专利数量和质量、核心竞争能力的提高以及技术创新能力的增强。
2.2整体性
整体性是指企业将专利的创造、保护、利用作为一个有机联系的整体,融入企业的整体经营发展战略之中。日本知识产权战略在关于企业知识产权的应用方面也体现了企业知识产权战略的“一盘棋”思想:为促进知识产权的战略性运用,需要提高经营者的知识产权意识,将知识产权作为企业竞争力的源泉,置于经营战略的核心,实行全球化知识产权战略。
2.3法律性
法律规范,特别是科技体系法律法规以及知识产权法律法规是制定企业专利战略的行为规则,是实现企业专利战略目标的可靠保障。企业专利资源的开发利用与优化配置,是有效的知识产权法律保护和专利战略运用的共同结果,两者缺一不可。专利战略的启动和实施必须建立在有效的法律保护的基础之上也是专利战略法律性的重要体现。
2.4复杂性
企业专利战略涉及生产经营、科技管理、法律法规、技术开发、产品销售等内容。识别与管理应对具有很多的困难,提前预见与适时应对也是建立、实施、运行该战略的要求,其复杂性不言而喻。
2.5动态性
这一特点是由专利保护的时间性特点所决定的。以动态性而论,与某一专利战略相应的专利期限届满或因故提前终止,相关的专利战略就应及时调整。另外,企业在对现有经济和技术实力、竞争对手专利状况和专利制度发展动态进行充分认识和把握的前提下,随着环境的变化适时加以调整,也是企业专利战略要处理好静态与动态平衡的体现。
2.6地域性
就地域性而论,是由专利保护的地域性特点所决定的。企业在制定、实施专利战略时应考虑到专利的权利产生地,这一点对于企业实施国际专利战略、开拓国际市场是极端重要的。近年我国许多著名品牌在国外屡遭“抢注”,蒙受巨大损失,就是一个反面例子。
3.1专利“防御”战略概述
防御型专利战略是指为防御其他企业专利进攻或反抗其他企业的专利对本企业的妨碍,而采取的保护本企业将损失减少到最低程度的一种策略。
实践中,我国很多企业由于缺乏防御意识和专利防御管理能力,从而受制于人,甚者被迫支付高额专利使用费的惨痛教训并不少见。较为典型的事例有DVD案件和的温州打火机案件。
以下主要讨论专利“防御”战略及我国企业的对策。
3.2专利防御战略的主要策略和措施
3.2.1运用专利诉讼战略
专利诉讼战略是充分运用专利制度保护功能的体现,其中防御型专利诉讼,是指企业在受到他人的专利侵权指控,以积极的方式参与诉讼程序,运用法律所允许的方式和手段澄清事实和阐述理由,力图摆脱被动状态,依法维护自己的合法权益。
(1)通过专利文献检索,了解涉案专利的法律状况
收集与涉案专利技术有关的技术资料及现有文献,查阅专利公报、专利申请法律文件,了解涉案的专利的相关法律状况,弄清楚相互之间的利害关系,并判断是否侵犯了涉案的专利权。
(2)对比分析,剖析双方技术方案特征
根据专利侵权的定义,被告必须全部利用了原告产品或者方法独立权利要求的必要技术特征时才构成侵权,即“全面覆盖”原则。因此需研究对方专利的权利要求书、说明书及其附图,将被指控的侵权产品与专利产品技术特征进行对比分析,从而判断是否侵权。
(3)请求宣告对方专利权无效
《专利法》第45条规定:“自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法的有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利无效。”
(4)运用先使用权抗辩制度
《专利法》第六十三条,第一款第二项规定:“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的。”
先用权的设立是基于保护没有取得专利权的另一发明创造人的利益,但是先用权的移转(包括转让、继承等)是受到限制的。它只能随同制造相同产品、使用相同方法的企业或者企业中制造相同使用相同方法的一部分,或者随同原先准备制造、使用的企业或企业的一部分一起移转。[3]
应当指出的是:先用权并不是一种单独存在的权利,而仅一种对抗专利侵权指控的抗辩权,它只有在满足下述条件时才要予以考虑:
1)有人针对一项发明创造申请并获得了一项专利权;
2)他人在上述专利权的申请日之前已经开始实施该项发造或者为实施该项发明创造做好了必要的准备;
3)上述实施行为尚未使有关技术内容为公众所知,构成使之丧失新颖性的现有技术;
4)先用者在专利申请公布之后或者授予专利权之后继续其实施行为;
5)专利权人认为先用者的实施行为构成了侵犯其专利权的行为,向有关人民法院或要求管理专利工作的部门予以处理。
(5)合理利用善意第三人免责制度
《专利法》第六十三条,第二款规定:“为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,能证明其产品合法来源的,不承担赔偿责任。”本款规定的法理依据是民法中的“善意第三人”制度,在这种情况下应适用专利侵权中善意第三人的免责规定。
3.2.2技术信息适时公开战略
公开技术是利用专利必须具有新颖性的特点,对有些技术信息,企业不想申请专利,但又怕被别人申请专利而受制于人的技术,可以在适当的时间进行公开,破坏专利申请的新颖性,使竞争对手无法获得专利。因为在这种情况下采取公开成果使其丧失新颖性,也就让竞争对手同时失掉在这方面继续做文章的可能性。既保证了自己的优势,又限制了对手。如原美国IBM企业就自1950年以来开始自行发行技术公报,每月公开未申请专利的发明。近年来IBM企业每年申请专利仅600～700件,但刊载在技术公报上的发明却高达8000件以上。我国的一些有一定技术实力的高科技企业,可以借鉴这一战略。
3.2.3合理运用多种知识产权保护策略
知识产权保护方式通常有专利、商标保护、技术秘密、版权保护多种方式。一般来说,采用单一的保护方式较少,多数是采用混合保护的方式来进行全方位保护,而专利与技术秘密相结合是最常用的一种方式。
选择专利还是技术秘密保护的基本原则是:对发明创造中容易为他人仿照且不容易保密的部分申请专利保护,而对发明创造中技术难度较大且很难被他人“破解”的作为技术秘密保护。常见的专利和技术秘密组合方式有二种,一是企业将其发明创造中符合专利条件的大部分内容申请专利,但对其中关键的、核心部分则作为技术秘密进行保密。二是对其发明创造中的某个相对独立的部分或某个配件申请专利,而发明创造的整体则作为技术秘密保密。
3.2.4真假专利战略
研发人员要随时跟踪竞争对手研发方向,当发现竞争对手和自己研究方向相同时,为了抢占技术的制高点,防止竞争对手抢先申请专利,可在技术方案尚未形成时,先申请“概念”。专利文献是公开的,一般来说,可以通过对竞争对手的专利文献分析研究来了解竞争对手的研发方向和产品布局。所以,在一些关键技术研究方面,有时为了迷惑竞争对手,防止竞争对手通过对专利文献分析来了解自己研发方向,可以申请一些虚假专利来迷惑对方,让对手摸不着方向。
3.2.5专利交叉许可战略
交叉许可是指企业以专利技术、专有技术的输出换取对另一个企业的专利技术、专有技术的使用。交叉许可战略作为一种实现双方战略合作、充分发挥专利战略价值的途径,可以有效降低双方研究开发和技术购买成本,缩短了技术创新进程,提高合作双方的市场竞争力。
在这方面,西方国家的“专利池塘(patent pool)”形式很值得我国借鉴,专利池塘就是在专利交叉许可的基础上,发展起来的一种主要用于减少技术交易成本,把作为交叉许可客体的多个知识产权,主要是专利权放入一揽子许可中所形成的知识产权集合体。进入专利池塘的企业可以继续用池塘中的全部专利从事研究和商业活动,而不需要就池塘中的每个专利寻求单独的许可。甚至池塘中的企业彼此间不需要相互支付许可费。池塘外的企业也可以通过一个统一的许可证自由进入池塘中的全部知识产权。
我国企业也要力求增加研发能力,多掌握一些有份量的技术,力争加入国外技术联盟的专利池塘,以规避国外的专利陷阱。
3.2.6充分利用失效专利战略
失效专利是专利权已过期或提前终止的专利技术。由于专利权具有时间性,每年都有大量专利期满而终止保护。据统计,全世界累计专利数中有88%的技术是失效或被宣告无效的专利,这些技术不受专利法保护,企业可以无偿从中进行选择、利用。
对失效专利的利用可以包括两方面:一是对已到期的基本专利进行认真研究,继续开发创新,重新组织专利申请。这样做不会造成专利侵权行为,风险小、效率高。二是对失效专利技术的实施使用。失效专利在法律上已过了保护期,但这并不意味该项技术也已过期失效。许多失效专利的技术内容对于企业,特别是一些中小企业仍有一定的实用性和借鉴性。
3.2.7加强专利地图工具的研究
专利地图(Patent Map)是一种专利分析研究方法和表现形式的形象称呼,它将专利情报所包含的科技、经济、法律等信息进行加工剖析,并通过各种可分析解读的可视化图表形式反映蕴涵在专利数据内错综复杂的信息,分析技术分布态势,指明技术发展方向,为决策提供更直观的情报支持。尤其可用于竞争对手技术动态监测。专利地图是指导政府部门、科研机构、公司、企业进行专利战略布局和专利技术研发的有效分析手段。
具体而言,专利地图研究的作用主要有以下几方面:
①获取竞争对手专利情报,提高决策的科学性;②启发技术人员思路,探寻新的技术领域、方向和手段,避免低层次和重复研究;③指导技术研发和专利申请的方向,发掘核心专利;④便于技术人员与管理人员的有效沟通,感知预测市场;⑤揭示自己、竞争者或合作者的优、劣势,取得专利许可贸易谈判主动权;⑥掌握侵权可能性,进行专利预警,为专利诉讼提供证据。
专利地图通过对专利信息进行加工分析,为专利生产、进攻和防御战略提供决策帮助,达到“进可攻--积极攻占技术领域;退可守--消极认知既有障碍,正确把守防线”的目的。
4、结语
专利是国际间智力资源争夺的重要手段,是企业在市场竞争中依靠智力成果获取财富的重要途径,是企业技术优势、知识优势和品牌优势转化为竞争优势的法律武器。
专利是企业核心竞争力的重要的组成部分,专利重要,但是专利战略管理体系的商业化模式更为重要。因此,企业以全球竞争环境为背景,结合企业实际,建立一套动态平衡的企业专利战略体系,提高专利生产、管理和保护能力,强化专利战略的实际运用,在实施专利战略中趋利避害,冲出跨国公司的重重技术围堵和专利壁垒,应成为企业提高核心竞争力的当务之急。
致谢
在本文的写作过程中,得到了南京大学法学院徐棣枫教授的悉心指导,在此致上我最衷心的感谢。